Le droit des marques, au cœur de la protection de l'identité commerciale des entreprises, est un domaine complexe où l'équilibre entre l'intérêt privé des déposants et l'intérêt général de la collectivité est constamment recherché. Au sein de ce cadre, la question de l'enregistrement des signes descriptifs, et plus particulièrement des indications de provenance géographique, a fait l'objet d'une jurisprudence européenne riche et déterminante. L'arrêt Windsurfing Chiemsee, prononcé par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), constitue une pierre angulaire dans la compréhension des critères d'appréciation du caractère distinctif et des motifs de refus liés à la descriptivité géographique. Il s'inscrit dans un mouvement d'harmonisation du droit des marques à l'échelle européenne, influençant profondément les pratiques nationales et les interprétations des directives pertinentes.
La problématique du caractère distinctif et de la descriptivité se manifeste de manière récurrente dans les litiges relatifs à l'enregistrement des marques. Les juridictions nationales sont fréquemment confrontées à la nécessité d'interpréter les dispositions européennes qui encadrent ces principes. Deux questions préjudicielles ont été posées par le Bundespatentgericht (la Cour fédérale des Brevets) dans les affaires jointes Strigl (C-90/11) et Securita (C-91/11). Dans ces cas précis, un refus d’enregistrement des marques a été opposé sur le fondement de la législation allemande, plus spécifiquement l'article 8§2, points 1 et 2 de la loi sur la protection des marques. Le Deutsches Patent und Markenamt avait rejeté la demande d’enregistrement de ces marques verbales eu égard à leur caractère descriptif. Face à cette situation, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a soulevé une question préjudicielle identique dans les deux affaires, soulignant la difficulté d'application et d'interprétation des règles en vigueur.
Le Cadre Réglementaire Européen : Caractère Distinctif et Motifs de Refus
La législation européenne, notamment à travers la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, pose des principes fondamentaux en matière d'enregistrement. L’article 3 §1 sous b) et c) de cette directive prévoit respectivement un refus d’enregistrement ou la nullité de la marque lorsque cette dernière est dépourvue de caractère distinctif ou qu’elle est exclusivement descriptive. Ces deux motifs de refus, bien que distincts, sont étroitement liés, comme l'a rappelé la Cour de justice à plusieurs reprises. L'intérêt général pertinent souligne l’exigence du caractère distinctif de la marque, qui est une fonction essentielle de cette dernière, ainsi que l’a confirmé l'arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, aff. C-323/09, au point 39. Ce caractère distinctif permet à la marque de remplir son rôle premier : identifier l'origine commerciale des produits ou services et distinguer ceux d'une entreprise de ceux d'une autre.
Au-delà du caractère distinctif intrinsèque, l’impératif de disponibilité de signes ou d’indications descriptifs est également visé par la directive. L’article 3§1 c) de la directive poursuit un but d’intérêt général empêchant que de tels signes ou indications puissent être réservées à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ce principe, qui préserve la liberté d'utilisation des termes génériques ou descriptifs pour tous les opérateurs économiques, a été maintes fois souligné par la jurisprudence, notamment dans les arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04, et du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee. Il est fondamental pour le bon fonctionnement du marché, évitant qu'une entreprise ne s'approprie un vocabulaire nécessaire à la description des produits ou services par ses concurrents.
La Cour de justice a précisé le sens de l’article 3§1 sous b) et c) en confirmant qu’une marque verbale descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif, comme l'indique le point 86 de l’arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99. Cette décision confirme également « le chevauchement évident des champs d’applications respectifs des motifs énoncés aux points b) et c) de ladite disposition » (point 85 du même arrêt). Cela signifie qu'un signe qui décrit un produit ou un service ne peut, par définition, remplir la fonction d'identification d'une entreprise spécifique sans risque de confusion ou de monopolisation indue. De plus, la jurisprudence de la Cour concernant l’article 7 (1) b) et c) du règlement n°207/2009 renseigne sur les éléments d’appréciation du caractère distinctif d’une marque communautaire (CJCE, 8 mai 2008). Ces principes s'appliquent de manière cohérente à travers les différents instruments législatifs européens.
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Le refus d’enregistrement d’une marque s’étend désormais à la juxtaposition d’un syntagme descriptif et d’une séquence de lettre non descriptive, dès lors que la combinaison dans son ensemble reste descriptive pour le public. En l’espèce des affaires Strigl et Securita, les abréviations « MMF » et « NAI » sont accolées respectivement aux syntagmes Multi Markets Fund et Der Natur-Aktien-Index. La marque, telle que perçue par le public, est une combinaison d’abréviations descriptives en ce qu’elle reprend la première lettre de chaque mot du syntagme. Cela illustre la vigilance des autorités et des juridictions pour empêcher le contournement des règles de descriptivité par des artifices de composition.
Le Contexte National Allemand et la Transposition de la Directive Européenne
Avant la transposition de la directive européenne, le droit allemand des marques était régi par le Warenzeichengesetz (loi sur les marques, ci-après le « WZG »), qui a été en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. Cette législation nationale comportait des dispositions spécifiques relatives au caractère distinctif et aux indications descriptives. L'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du WZG, excluait l’enregistrement de marques « dénuées de caractère distinctif ou composées exclusivement de … termes comportant des indications sur l'espèce, l'époque et le lieu de la fabrication, la qualité, la destination … des produits ». Cette disposition anticipait déjà, sur le plan national, la nécessité de refuser l'enregistrement de signes qui ne remplissent pas la fonction d'identification d'origine ou qui devraient rester à la libre disposition de tous.
Cependant, le WZG prévoyait également des mécanismes permettant la protection de marques qui, bien que manquant de caractère distinctif inhérent, avaient acquis une reconnaissance sur le marché. En effet, même les marques dénuées de caractère distinctif, au sens de la disposition précitée, étaient protégées, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du WZG, si elles « étaient implantées dans le commerce ». De plus, le WZG reconnaissait, à l’article 25 (« Ausstattungsschutz » ; « Protection de la présentation »), la possibilité d’acquérir un droit sur une marque du fait non pas de son enregistrement, mais de son usage et des incidences de cet usage sur le commerce. D’après l’ordonnance de renvoi dans l'affaire Chiemsee, la disposition en question avait, pour définir la condition requise, utilisé le terme « notoriété » (« Verkehrsgeltung »). Ces mécanismes nationaux étaient cruciaux pour les entreprises ayant investi dans la promotion de signes initialement faibles.
La directive européenne a été transposée en droit allemand par le Markengesetz (loi sur les marques, ci-après le « MarkenG »), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Cette nouvelle loi a adapté la législation nationale aux exigences européennes tout en cherchant à maintenir une certaine continuité avec les principes établis. L’article 8, paragraphe 2, de cette loi, qui correspond à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, prévoit que sont refusées à l’enregistrement, entre autres, les marques « qui sont composées exclusivement … d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique … ou d'autres caractéristiques du produit ». Cette disposition réaffirme le principe de refus pour les signes descriptifs et les indications géographiques.
De même, le MarkenG a conservé un mécanisme pour l'acquisition de droits par l'usage. En vertu de l’article 8, paragraphe 3, du MarkenG, une marque non susceptible de protection, parce qu’elle tombe sous le coup de la disposition de l’article 8, paragraphe 2, de cette même loi, peut, néanmoins, être enregistrée « si, avant la date à laquelle il est statué sur l’enregistrement, la marque s’est implantée dans les milieux intéressés par suite de son usage pour les marchandises … pour lesquelles elle a été enregistrée ». De plus, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de cette même loi (qui a remplacé l’article 25 de la loi antérieure), on peut acquérir un droit sur une marque du fait de son usage et de la notoriété qu’elle a acquise dans le commerce. Ces articles montrent la volonté du législateur allemand de permettre la protection de signes qui, par leur utilisation intensive et leur reconnaissance par le public, ont acquis une fonction distinctive sur le marché.
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La jurisprudence des juridictions allemandes a précisé les notions d'« implantation » et de « notoriété ». D’après cette jurisprudence, la notion d’« implantation » (« Verkehrsdurchsetzung ») est plus étendue et plus fondamentale que celle de « notoriété » (« Verkehrsgeltung »). Ainsi, le fait que l’enregistrement d’une marque soit accepté parce qu’elle s’est implantée dans le commerce signifie nécessairement qu’elle a acquis une certaine notoriété - mais la réciproque n’est pas vraie. Pour juger quand il y a notoriété ou implantation, il faut distinguer entre les éléments verbaux et morphologiques d’une marque qui ont « par nature » un caractère distinctif et ceux qui en sont dépourvus (tels que les dénominations descriptives, notamment celles désignant la provenance géographique). Les premiers justifient, d’une manière générale, l’enregistrement et la protection de la marque, tandis que les seconds doivent avoir été acceptés, à travers l’usage, par les milieux commerciaux concernés. Le pourcentage d’acceptation, s’agissant de la notoriété/implantation, fluctuait entre 16 % et 70 % environ dans la pratique allemande. Pour constater ce pourcentage, on se servait principalement de sondages. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine allemandes acceptent difficilement la reconnaissance et la protection d’indications dont il est nécessaire qu’elles demeurent à la « disposition de tous », c’est-à-dire, si nous comprenons bien, qu’elles acceptent difficilement qu’une entreprise ait le monopole d’indications que d’autres entreprises ont aussi intérêt à utiliser. C'est dans ce contexte complexe que l'affaire Windsurfing Chiemsee a été portée devant la CJCE.
L'Affaire Windsurfing Chiemsee : Un Cas D'Application des Principes Européens
L'arrêt Windsurfing Chiemsee (affaires jointes C-108/97 et C-109/97) est emblématique de la confrontation entre la protection des marques et la disponibilité des indications géographiques. Cette affaire a débuté par des demandes de décision préjudicielle du Landgericht München I - Allemagne, sollicitant l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, première phrase, et de l'article 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques.
Le litige opposait, d’une part, la société Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), demanderesse au principal, et, d’autre part, l’entreprise Boots- und Segelzubehör Walter Huber (dans l’affaire C-108/97) et l’entreprise Franz Attenberger (dans l’affaire C-109/97), ces dernières étant les défenderesses. L'origine de la controverse résidait dans le fait que les défenderesses avaient utilisé, pour distinguer leurs produits, la marque « Chiemsee », qui avait été enregistrée par la demanderesse.
Le contexte géographique du lac Chiemsee est d'une importance capitale pour la compréhension de l'affaire. Avec ses 80 km² de superficie, le Chiemsee est le plus grand lac de Bavière et constitue un pôle d’attraction touristique majeur. On y pratique, entre autres activités, le surf, ce qui explique le nom de la société demanderesse. Dans la région environnante, dénommée « Chiemgau », les activités agricoles dominent.
La société demanderesse, WSC, est établie à Grabenstätt, à proximité du Chiemsee. Elle commercialise des vêtements et des chaussures de sport ainsi que d’autres articles de sport à la mode (« fashion sport »). Ces produits sont dessinés par une société sœur, également installée près du Chiemsee, mais sont fabriqués dans une autre région. Depuis 1990, la demanderesse utilise le nom du lac pour désigner ses produits. De plus, entre 1992 et 1995, la demanderesse a enregistré la même dénomination comme marque de ses produits, sous forme de différentes représentations graphiques, s’accompagnant parfois d’images (en particulier celle d’un sportif en train de plonger) et d’indications verbales supplémentaires, comme « Chiemsee Jeans », « Windsurfing - Chiemsee - Active Wear », « By Windsurfing Chiemsee », etc.
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Dans le cadre de cette affaire, la société demanderesse, titulaire de plusieurs marques figuratives incluant ce nom, avait vu sa demande d’enregistrement du nom seul refusée au motif qu’il s’agissait d’une indication de provenance géographique. Saisie par la société titulaire des marques figuratives, la juridiction allemande a été confrontée à l’argument des défendeurs selon lequel la dénomination, en tant qu’indication géographique, devait rester librement utilisable par tous les opérateurs économiques de la région. Ce litige mettait en évidence une opposition fondamentale entre la protection d’un signe utilisé comme une marque et l’intérêt général à maintenir la disponibilité des noms géographiques. C'est cette tension qui a conduit la juridiction de renvoi à interroger la Cour de justice sur les conditions d’application des articles 3, paragraphe 1, sous c), et 3, paragraphe 3, de la directive.
Le problème de droit soumis à la Cour était double : il s’agissait de déterminer, d’une part, si le refus d’enregistrer une marque composée d’un nom géographique dépend de l’existence d’un besoin actuel et concret pour les concurrents d’utiliser ce nom et, d’autre part, de définir les critères permettant d’établir qu’un tel nom a acquis un caractère distinctif par l’usage. La Cour de justice a répondu à ces questions en précisant des points cruciaux pour l'interprétation de la directive. L’analyse de la Cour se déploie autour d’une conception large de l’obstacle à l’enregistrement que constitue la provenance géographique, tempérée par une approche pragmatique de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
L'Interprétation Large de l'Obstacle à l'Enregistrement des Noms Géographiques
Dans son arrêt Windsurfing Chiemsee, la Cour de justice a adopté une vision expansive de l’interdiction d’enregistrer les noms géographiques comme marques, s'écartant d'une interprétation restrictive qui aurait limité cette interdiction aux seuls cas où un besoin concret d'utilisation existerait au moment de la demande.
Une Approche Prospective de la Disponibilité
La juridiction de renvoi s’interrogeait initialement sur la pertinence d’un « impératif de disponibilité » concret, une notion issue du droit allemand qui supposait un besoin réel et actuel pour les tiers d’utiliser une dénomination géographique. La Cour de justice a écarté cette condition, affirmant que l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive « ne se limite pas à interdire l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux qui présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ».
La Cour a étendu cette interdiction aux « noms géographiques susceptibles d’être utilisés dans l’avenir ». Cette interprétation téléologique vise à protéger l’intérêt général en garantissant que les signes descriptifs, y compris les noms de lieux, restent librement accessibles à tous les opérateurs. En fondant son raisonnement non pas sur un usage existant mais sur un usage potentiel, la Cour a mis en place un mécanisme préventif. Il ne s’agit plus seulement de constater une association existante entre un lieu et un produit, mais d’anticiper les évolutions économiques et commerciales. Les autorités compétentes doivent ainsi se livrer à une analyse prospective et apprécier « s’il est raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique ». Cette approche préserve la capacité des entreprises futures à se prévaloir d’une origine géographique pertinente pour leurs produits, même si aucune production de ce type n’existe actuellement dans le lieu désigné. Elle garantit que l'espace descriptif ne soit pas verrouillé par un seul acteur, permettant ainsi une concurrence loyale et l'utilisation de termes géographiques pour les produits qui en seraient réellement originaires ou qui y seraient liés ultérieurement.
La Définition Souple du Lien entre Produit et Lieu Géographique
La Cour a également clarifié la nature du lien requis entre le produit et le territoire. Le simple fait que la fabrication soit délocalisée ne suffit pas à rompre ce lien. En l’espèce, les produits commercialisés par WSC étaient conçus dans la région du lac Chiemsee mais étaient fabriqués ailleurs. Pour la Cour, « le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans ce lieu ».
Cette solution reconnaît que la valeur d’une provenance géographique peut résider dans d’autres étapes que la seule production matérielle, comme la conception, le dessin ou la commercialisation. Cette vision large reflète les réalités économiques modernes où la chaîne de valeur est souvent fragmentée. Un produit peut tirer sa réputation ou son image d’un lieu sans y être physiquement assemblé. Par exemple, un produit peut être "de Paris" pour sa conception et son design, même si sa fabrication a lieu dans un autre pays. En considérant que la conception peut suffire à établir un lien pertinent, la Cour renforce la portée de l’interdiction et complique la tâche des entreprises souhaitant s’approprier un nom géographique à titre de marque. L’appréciation doit donc se fonder sur la perception des milieux intéressés, qui peuvent associer un produit à un lieu pour des raisons variées, allant au-delà de la simple indication du lieu de fabrication. Cette flexibilité dans l'établissement du lien entre le produit et le lieu géographique assure une protection plus complète de la disponibilité de ces noms.
L'Acquisition du Caractère Distinctif par l'Usage : Critères et Méthodologie
Face à cette interprétation stricte du motif de refus d'enregistrement pour les noms géographiques, la Cour de justice a précisé les contours de l’exception prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la directive, qui permet l'enregistrement d'une marque ayant acquis un caractère distinctif par l'usage. La Cour a consacré un standard d’appréciation unique du caractère distinctif et a validé une méthode d’évaluation globale des preuves, affranchie de seuils rigides.
Un Standard d'Appréciation Unitaire du Caractère Distinctif
La juridiction de renvoi s'interrogeait sur la possibilité que les exigences pour prouver l’acquisition du caractère distinctif puissent varier en fonction de l’intensité du besoin de maintenir un signe disponible pour d'autres opérateurs. Autrement dit, était-il plus difficile de prouver le caractère distinctif acquis pour un nom géographique très convoité que pour un autre type de signe descriptif ? La Cour a répondu par la négative, en affirmant que la directive « ne permet pas que la notion de caractère distinctif diffère selon l’intérêt perçu à maintenir le nom géographique disponible pour l’usage d’autres entreprises ».
Le critère est donc unitaire, quel que soit le signe concerné : le signe, qu'il soit un nom géographique ou un autre terme descriptif, doit être devenu « apte à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée ». Cette solution est fondamentale pour l’harmonisation du droit des marques au sein de l'Union européenne. Elle empêche les États membres d’imposer des exigences probatoires plus lourdes pour les indications géographiques que pour d’autres signes descriptifs, assurant ainsi une égalité de traitement et une prévisibilité juridique.
L’enjeu n’est plus la nature intrinsèque du signe, mais sa fonction effective sur le marché. Si, par son usage intense et persistant, un nom géographique a perdu sa signification purement descriptive dans l’esprit du public pertinent pour devenir l’indicateur d’une origine commerciale spécifique, il peut alors être enregistré. La Cour opère ainsi un basculement de l’analyse, passant de l’intérêt général abstrait à la perception concrète du consommateur. Ce qui importe, c'est la manière dont le public perçoit le signe et si celui-ci lui permet d'identifier l'entreprise à l'origine du produit.
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